文/北京市集佳律師事務所 何洋
摘要：禁止重復授權原則（《專利法》第九條）貫穿于專利確權與維權的始終。在專利無效宣告程序中，當涉及“一案雙申”的發明專利被指控與實用新型構成“同樣的發明創造”時，往往引發實體與程序的雙重爭議。本文結合兩個典型案例，分別從“同樣的發明創造”的實體判定標準，以及無效程序中合議組是否負有告知義務及專利權人選擇權行使的程序規則進行深入剖析。通過梳理北京知識產權法院及最高人民法院的裁判觀點，本文旨在厘清無效程序中專利法第九條的適用邊界，并為無效請求人與專利權人提供實務策略指引。
關鍵詞：專利法第九條，重復授權，無效宣告程序，同樣的發明創造
一、引言
上世紀90年代中期，為緩解我國較為嚴重的發明專利申請審查積壓問題，我國專利局允許申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，在實用新型快速授權獲得保護的同時，等待對發明專利申請進行實質審查；待發明專利申請符合授權條件時，申請人放棄已獲得的實用新型專利權，可獲得發明專利授權。起初，“同日雙申”制度僅為便于申請人就其發明創造及時獲得專利保護而采取的臨時措施。2008年《專利法》第三次修改期間，基于對“同日雙申”制度進行的廣泛討論和調研，《專利法》第九條增加第一款，規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權。”為平衡申請人的利益，同條款設立了例外條款，允許同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。
然而，在發明專利獲得授權后的無效宣告程序中，這一條款的適用變得極為復雜。當無效請求人主張涉案發明專利與同日申請的實用新型構成重復授權時，合議組應如何認定“同樣的發明創造”，若認定構成，合議組是否負有類似實質審查階段的“告知義務”，引導專利權人放棄實用新型。若未告知即宣告無效，是否構成程序違法。本文將通過兩起具有代表性的案例，對上述問題展開探討。
二、典型案例
案例一:ZL201210234596.2專利無效案
在無效程序中判定是否違反專利法第九條，首要前提是確定兩件專利是否構成“同樣的發明創造”。司法實踐表明，這一判定并非單純比對文字表述，而是深入探究技術特征對保護范圍的實際限定作用。
（一）案情簡介與無效決定
案例一涉及專利號為ZL201210234596.2的發明專利（下稱涉案專利），名稱為“全自動節水防滲渠現澆成型機中的推進器”。無效請求人提交了與涉案專利同日申請且已授權的實用新型專利（證據4）。
1.權利要求對比
涉案專利授權公告的權利要求1限定了推進器的結構（主推進板、U形板等），并進一步限定了其運轉工作過程：
“在運轉工作時，通過液壓油缸的驅動伸縮運動，能將所需要的攪拌好的混凝土原料經過進料斗推進到主推進板(1)與U形板(2)形成的U形空腔內，作U形環狀的混凝土形式，結合電動振動器的振動，使混凝土在環形槽內振動密實和推擠密實。”
證據4的權利要求1未包含上述關于液壓油缸驅動及振動密實過程的描述。
2.國知局第41272號無效決定
合議組認為“權利要求1要求保護一種全自動節水防滲渠現澆成型機中的推進器，與證據4權利要求1相比，兩者的區別特征在于：本專利權利要求1進一步限定了“在運轉工作時，通過液壓油缸的驅動伸縮運動，能將所需要的攪拌好的混凝土原料經過進料斗推進到主推進板(1)與U形板(2)形成的U形空腔內，作U形環狀的混凝土形式，結合電動振動器的振動，使混凝土在環形槽內振動密實和推擠密實”。然而上述區別技術特征是對全自動節水防滲渠現澆成型機運轉工作過程的描述，并非專利權人所述的功能性限定，上述特征并沒有對權利要求1的保護主題推進器在結構上產生任何限定作用，因此，本專利權利要求1的保護范圍與證據4權利要求1的保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發明創造。由于屬于同一專利權人的具有相同申請日的證據4的授權公告日早于本專利的授權公告日，因此，本專利權利要求1不符合專利法第9條第1款的規定。”合議組據此宣告涉案專利全部無效。
（二）司法觀點的演變：從“保護主題”到“保護范圍”
1.一審判決：
北京知識產權法院在(2019)京73行初13531號判決中支持了國知局的觀點。法院認為，權利要求特征的限定作用應體現在“保護主題”上。涉案專利的主題是“推進器”，說明書及附圖也僅展示了推進器，不包括液壓缸等部件。因此，區別特征是對工作過程的描述，不能對“推進器”這一主題產生限定作用，兩者構成同樣的發明創造。
關于程序問題，法院指出《專利審查指南》并未對被告課以告知義務，專利權人未主動聲明放棄，被告徑行作出決定并無不當。
2.二審判決：
最高人民法院在(2021)最高法知行終698號判決中撤銷了一審判決及被訴決定，其核心裁判邏輯如下：
本案中，本專利與證據4屬于同一申請人同日既申請發明專利又申請實用新型專利的情形，且在證據4中標注了同樣的發明創造已同日申請發明專利，該兩件實用新型和發明專利均已獲得授權。本專利與證據4均僅有一項權利要求，區別在于本專利權利要求1還記載了“在運轉工作時，通過液壓油缸的驅動伸縮運動，能將所需要的攪拌好的混凝土原料經過進料斗推進到主推進板（1）與U形板（2）形成的U形空腔內，作U形環狀的混凝土形式，結合電動振動器的振動，使混凝土在環形槽內振動密實和推擠密實。”該內容并非僅是對本專利權利要求1所要求保護的推進器或其組成部分的功能或效果的描述，而是記載了推進器的使用方式及與推進器配合工作的液壓油缸和電動振動器，即增加了本專利權利要求1所要求保護的推進器的使用環境特征。該增加的使用環境特征限縮了權利要求的保護范圍，使得本專利權利要求1與證據4權利要求1的保護范圍不同。被訴決定和原審判決均認為本專利權利要求1要求保護的主題為推進器，并不包括液壓缸、電動振動器等部件，本專利權利要求1相對于證據4權利要求1增加的內容不能對本專利所要保護的主題產生限定作用。對此，本院認為，專利法第九條審查的內容為兩項發明創造的保護范圍是否相同，而非比較技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果是否相同或實質上相同。因此，在判斷是否為同樣的發明創造時，應考慮的是爭議技術特征對專利權保護范圍的影響，而非對要求保護的主題的影響。綜上，本專利與證據4不屬于同樣的發明創造，被訴決定以本專利違反專利法第九條第一款的規定為由宣告本專利權無效，缺乏事實和法律依據，應予撤銷。
（三）小結
本案確立了重要的實體裁判規則：在判斷重復授權時，即使兩件專利的主題名稱相同，若其中一件包含了特定的使用環境特征或工作過程描述，且該特征實質上限縮了保護范圍，則不應認定為同樣的發明創造。在此情形下，因實體理由不成立，程序上的告知義務問題便不再是爭議焦點。
案例二:ZL201510005952.7專利無效案
當實體上確實構成“同樣的發明創造”時，爭議焦點往往轉移至程序層面：合議組是否應當在無效程序中給予專利權人“選擇放棄”的機會。
（一）案情簡介與無效決定
案例二涉及專利號為ZL201510005952.7的發明專利。無效請求人提交了同日申請的實用新型專利（證據1）。
1.權利要求對比
涉案專利權利要求1限定了“校準線圈為平面校準線圈或三維校準線圈”以及“重置線圈為平面重置線圈或三維重置線圈”。這是專利權人在實審階段為克服重復授權缺陷而補入的特征，證據1未對此進行限定。
2.國知局第563603號無效決定
合議組認為“本專利要解決的技術問題是，在單芯片Z軸線性磁電阻傳感器進行測試的時候，測試用外加磁場設置不方便、不準確，為此，本專利在上述單芯片Z軸線性磁電阻傳感器的芯片上，引入校準線圈或/和重置線圈。本專利權利要求1上述爭議特征分別限定了“校準線圈”和“重置線圈”的“平面”、“三維”布置方式下線圈呈現的形態，其中線圈的“平面”、“三維”的布置方式是該領域中固有的、必然的布置方式,也即，校準線圈和重置線圈必然體現為“平面”或“三維”的布置方式。如前所述，鑒于線圈的“平面”、“三維”的布置方式是該領域中固有的、必然的布置方式，證據1權利要求1中校準線圈和重置線圈也必然體現為“平面”、“三維”的布置方式。本專利權利要求1與證據1權利要求1屬于同樣的發明創造，保護范圍相同，本專利權利要求1不符合專利法第九條第一款的規定。其他從屬權利要求的附加技術特征也均與證據1相同。”合議組據此宣告涉案專利全部無效。
（二）程序正義的司法審查
1.專利權人的抗辯：信賴保護與聽證原則
專利權人主張，其在實審階段已通過修改克服了第九條缺陷并獲授權，基于信賴保護原則，有理由相信專利權有效。并且專利權人在無效口頭審理過程中明確表示“如果合議組認為是重復的話，專利權人是可以放棄實用新型的”，而被告未經聽證、未告知合議組意見即徑行裁決，剝奪了其根據《專利審查指南》放棄實用新型以維持發明專利的權利，違反法定程序。
2.一審判決：
北京知識產權法院在(2024)京73行初7272號判決中，駁回了原告的訴訟請求，其核心裁判邏輯如下：
（1）實體認定：
本案中，本專利權利要求1所限定的“所述校準線圈為平面校準線圈或三維校準線圈”和“所述重置線圈為平面重置線圈或三維重置線圈”已經概括了校準線圈和重置線圈的所有布置方式體現的形態。本專利權利要求1在撰寫上雖通過兩個“或”形成四個并列技術方案，但這不影響本專利權利要求1整體的保護范圍與證據1權利要求1實質相同。因此，本專利權利要求1不符合專利法第九條第一款的規定。
（2）程序認定：
法院明確指出，《專利審查指南》第四部分第七章2.1節雖規定了專利權人可以通過放棄實用新型來保留發明，但并未對被告課以告知等相應義務。專利權人應自行決定是否放棄，不應以合議組事先告知為前提。
另外，對于專利權人在口審中表示“如果合議組認為是重復……是可以放棄的”，法院認定這僅是“附條件的意愿”，不能視為明確的放棄聲明。
3.二審判決：
最高人民法院在（2024）最高法知行終1262號二審判決中維持了原判，進一步明確了相關規則：
（1）實體認定：
如果權利要求限定的某項技術特征是該權利要求所保護的技術方案客觀上必然具備的技術特征，該限定并未實質改變權利要求的保護范圍時，其對是否構成重復授權不具有實質性的影響。本領域公知，校準線圈和重置線圈必然體現為“平面”或“三維”的布置方式，故本專利權利要求1通過“所述校準線圈為平面校準線圈或三維校準線圈”和“所述重置線圈為平面重置線圈或三維重置線圈”的技術特征已經概括了校準線圈和重置線圈的布置方式，雖然證據1的權利要求1中未限定同樣的技術特征，但是基于本領域的技術特點以及本領域技術人員的通常理解，上述技術特征并不足以使得本專利權利要求1限定的保護范圍區別于證據1的權利要求1。故訴決定和一審判決認定本專利權利要求1的保護范圍與證據1權利要求1實質相同，并無不當。
（2）程序認定：
關于重復授權，《專利審查指南》并未明確規定合議組應當履行告知義務。本案中，**公司在無效宣告程序中并未明確放棄實用新型專利權，其雖在口頭審理中表示“如果合議組認為是重復的話，專利權人是可以放棄實用新型的”，但該表述僅表達了**公司附條件的可以放棄的意愿。國家知識產權局充分聽取了**公司的意見，但是，**公司并未明確表示放棄實用新型專利權。在沒有明確法律規定的情況下，本案尚不足以認定被訴決定違反法定程序。
至此，最高院已經明確，國家知識產權局在無效程序中依據重復授權的缺陷作出無效決定，無提前告知專利權人進行選擇放棄的義務。
（三）小結
本案揭示了無效程序與實審程序在專利法第九條適用上的重大差異。在無效程序這一“準司法”性質的對抗程序中，合議組居中裁判，不再承擔實審階段的指導義務。專利權人必須承擔法律風險，主動且無條件地行使選擇權。
三、司法觀點的深度解析與法理統合
綜合上述兩案，司法機關在處理無效程序中專利法第九條問題時，呈現出清晰的裁判邏輯：
1.關于“同樣的發明創造”的判定標準
最高人民法院明確了“保護范圍實質相同”的原則。一方面，如案例一所示，通過增加“使用環境特征”若能有效限縮保護范圍，則不構成重復授權；另一方面，如案例二所示，若增加的特征僅是對現有技術固有形態的窮舉或同義替換，無法產生實質性區別，仍將被認定為重復授權。
2.關于無效程序中的程序告知義務
這是目前實務中風險最高的環節。北京知識產權法院與最高人民法院均傾向于認為，無效宣告程序不同于實質審查程序。在無效程序中，合議組沒有法定的義務提前告知專利權人“構成重復授權”的心證，更無義務指導其進行放棄。專利權人的“選擇權”必須由其自身依據對案情的判斷主動行使，且不能附帶條件。
四、無效程序中的實務應對策略
基于上述案例分析，針對專利法第九條在無效程序中的應用，提出以下實務建議：
（一）無效請求人方策略
1.“一案雙申”的精準篩查：
請求人在檢索現有技術時，由于“一案雙申”的兩件專利的申請日相同，在檢索現有技術時往往容易忽略，因此，應特別留意專利權人是否存在同日申請的實用新型。
2.權利要求演變的深度分析：
若存在同日申請，需調閱發明專利的審查檔案，分析其授權過程中補入的技術特征（如案例二中的線圈布置方式）。若能證明該特征屬于“本領域必然方式”或“非實質性限定”，則可有力主張重復授權，并適當結合相關公知常識證據進行佐證。
（二）專利權人方策略
1.技術特征的實質性抗辯：
借鑒案例一的經驗，若涉案專利遭遇專利法第九條的挑戰，應著重論證發明專利中的區別特征對保護范圍產生了實質性的限縮作用，強調其與實用新型在技術方案上的實質區別。
2.選擇權的及時行使：
（1）風險預判：一旦無效請求涉及專利法第九條，專利權人必須立即評估發明與實用新型的權利要求差異。
（2）主動放棄：若差異較小或存在被認定為“常規設計”的風險（例如案例二），切勿等待合議組的通知。必須在口頭審理終結前，主動、明確、無條件地提交放棄實用新型專利權的聲明。
（3）避免附條件聲明：嚴禁使用附條件放棄的表述，司法實踐已明確此類表述不產生放棄的法律效力。
五、結語
專利法第九條旨在防止權利濫用，維護公眾利益。在無效宣告程序中，隨著司法審查標準的細化，對“同樣的發明創造”的實體判定回歸到了保護范圍的實質比對，而對程序規則的適用則更加強調當事人的處分原則和自我責任。對于專利從業者而言，深入理解上述司法邏輯，在撰寫階段預留差異化空間，在確權階段精準把握放棄時機，是應對重復授權風險的關鍵所在。
另外，在2025年11月10日修改的《專利審查指南》規定：在滿足其他授權條件的情況下，申請人還必須嚴格執行放棄實用新型專利權的程序才能獲得發明專利申請的授權。這一修改回歸了制度設立本意，更準確地體現了《專利法》及其實施細則的規定，平衡權利人與社會公眾利益。